微亚达与晨光商标纠纷案-铭优宝

　　微亚达制笔有限公司诉上海中韩晨光文具制造有限公司等知名商品特有装潢纠纷案
　　基本案情
　　上海中韩晨光文具制造有限公司(简称"晨光文具")自2002年3月26日起开始销售k-35型按动式中性笔(简称"k-35型中性笔").2002年7月19日,"晨光文具"向国家知识产权局申请名为"笔(事务笔)"的外观设计专利,产品外观设计和k-35型中性笔一致.此外观设计专利申请2003年2月19日公告授权(参见图3-26),专利权因未缴纳年费而于2005年10月终止."晨光牌"k-35型中性笔由揿头、笔套夹、装饰圈、笔杆、笔颈、护套、尖套组成 .揿头由直径为6毫米、顶部为圆球状的圆柱体空心零件构成,采用透明塑料制造,可以看到内部按动构件的颜色.笔套夹为圆柱体与半圆梯形组合成的三维立体形状,半圆梯形的最高处连接有一个7毫米宽的笔夹,笔夹面呈弧形曲面向内收敛,笔套夹上部有两条半环形镂空,套身上有大圆弧缺口,笔夹与半圆梯形结合处有一个6.5毫米长的腰形孔,笔套夹的颜色与笔芯颜色相同,笔夹面上印有"m8g"及产品型号"k-35"等字样.装饰圈处于笔套夹下方,弧度与笔套夹和笔杆的曲线相吻合,材质为经过电镀处理的工程塑料.笔杆是直径为11.6毫米的空心圆柱体,由透明塑料制造,在笔颈连接处贴有环形不干胶,上面印有注册商标"晨光"、产品型号"k-35"等字样.笔颈上端与笔杆连接,下端与尖套连接,是空心圆柱体状零件.笔颈外有护套,该护套外形呈中间小两头略大的哑铃型,护套颜色与笔芯墨水颜色相同.尖套为弧形圆锥体状零件,其表面经过电镀,颜色与装饰圈的色泽相同.
　　2004年9月21日,晨光文具受让得到注册商标"晨光"(注册商标第1815587号,有效期从2002年7月28日至2012年7月27日),核定商品为第16类的笔、笔记本等.2005年初,"晨光"商标被上海市工商行政管理局认定为上海市著名商标,有效期从2005年至2007年.2005年底,国家工商行政管理总局商标局认定在第16类笔商品上的"晨光"注册商标为驰名商标.此外,"晨光"牌中性笔于2003和2007年还多次获得"名牌"产品称号.
　　2007年6月4日,晨光文具在成硕工贸公司购买了681型水笔一盒其由微亚达制笔公司生产,微亚达文具公司销售.681型水笔的结构与k-35型按动式中性笔相同,笔夹上印有" weiyada"、"681"等字样,环形不干胶上印有" weiyada"、"e681"等字样.从整体上看,两者外观基本相同.
　　为此,晨光文具向上海市第二中级人民法院起诉称,其拥有驰名商标"晨光",其经销的晨光牌k-35型中性笔是知名商品,其装潢是知名商品的特有装潢.微亚达文具公司和微亚达制笔公司生产、销售的681型水笔仿冒晨光牌k-35型中性笔的特有装潢,属于不正当竞争行为,请求判令(1)立即停止生产和销售侵权产品;(2)赔偿经济损失人民币50万元……被告微亚达文具公司和微亚达制笔公司共同辩称:(1)晨光牌k-35型中性笔各个部件是其组成部分,不属于笔的装潢,因此该笔的外观不构成知名商品特有装潢;(2)681型水笔的生产、销售早于k-35型中性笔的生产和销售.为证明其生产、销售在先,微亚达制笔公司和微亚达文具公司提交了电子邮件和增值税专用发票等证据.其中,电子邮件记载的发送日期为2002年5月17日;增值税发票上记载的最早日期为2002年8月2日.晨光文具不认可上述证据的真实性,并且质疑681型水笔是否自始即采用涉案装潢.
　　上海市第二中级人民法院审理认为:
　　晨光文具制造的"k-35型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈"(参见图3-28)构成知名商品的特有装潢.晨光文具自2002年3月开始生产k-35型按动式中性笔,其使用注册商标"晨光"."晨光"商标曾被评为上海市著名商标,并被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标,晨光牌中性笔还多次被评为制笔行业的名牌产品.据此,可以认定k-35型按动式中性笔是市场上具有一定的知名度、为相关公众所知悉的知名商品.k-35型按动式中性笔由揿头、笔套夹、装饰圈、笔杆、笔颈、护套和尖套组成.其中,笔套夹和装饰圈经过专门设计,除功能性外,还有较强的装饰性,起到了美化商品的作用.而撒头、笔杆、笔颈、护套和尖套的形状设计是使笔类商品实现自身技术效果的功能性设计,这些部件的形状和整体色彩搭配与同类商品相比也缺乏显著特征.因此,可以认定,k-35型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢.
　　经比对,被控侵权的681型水笔与k-35型按动式中性笔在笔套夹和装饰圈的形状设计上基本无差别,构成了相近似的产品装潢.此外,两个产品的其他部分也十分相似.从整体上看足以造成消费者的混淆.微亚达制笔公司和微亚达文具公司未经晨光文具制造公司许可,擅自生产、销售使用知名商品特有装潢的681型水笔,构成不正当竞争行为,应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任.被告微亚达文具公司和被告微亚达制笔公司认为681水笔的最早生产、销售时间要早于原告的k-35型按动式中性笔,因此不构成不正当竞争行为.根据原、被告目前提交的证据,原告早在2002年3月26日已经生产、销售k-35型按动式中性笔.即使两被告提交的电子邮件、销售发票等证据是真实的,从时间上也无法证明其生产、销售681型水笔早于原告,因此对两被告的上述辩称不予支持.
　　为此,上海市第二中级人民法院2008年6月19日作出[2008]沪二中民五(知)初字第112号民事判决:一、被告于判决生效之日起立即停止实施仿冒某文具制造公司知名商品k-35型按动式中性笔特有装潢的不正当竞争行为;二、被告于判决生效之日起立即停止销售681型水笔;三、被告于判决生效之日起十日内共同赔偿某文具制造公司包括合理费用在内的经济损失人民币10万元……
　　微亚达制笔公司不服,向上海市高级人民法院提起上诉称:(1)装潢是附加、附着在笔上的,特有装潢不应是笔的本体,不应是笔的零部件,审法院把商品本体、外观设计认定为特有装潢,并作为微亚达制笔公司仿冒晨光文具制造公司装潢的依据,违反法律和相关司法解释.
　　上海市高级人民法院审理认为:
　　k-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢.k-35型按动式中性笔的装潢并非仅指印在笔套夹上的文字和不干胶贴上的"晨光"商标文字、图案、色彩及其排列组合.k-35型按动式中性笔的外观形状如果符合《不正当竟争民事纠纷审理解释》第二条关于商品装潢的构成要件,并满足法律保护的其他要件,则可以根据反不正当竟争法第五条(二)得到法律保护.……k-35型按动式中性笔的笔套夹上部有两条半环形镂空,套身上有大圆形缺口,笔套夹下方又配以"s"形装饰圈.这两个部件的设计不只为防滑、节省材料、提高加工工艺性等功能性考虑,还体现了独特的装饰性效果,增加了中性笔的外形美观,故笔套夹和装饰圈部件应该属于k-35型按动式中性笔的装潢设计.在案证据显示,晨光文具制造公司近年来广泛宣传并大量销售k-35型按动式中性笔,这使得其笔套夹和装饰圈部件的独有设计与商品来源(即生产者晨光文具)之间建立了明确而稳固的联系,获得了识别商品来源的显著特征,故应认定为知名商品的特有装潢.在k-35型按动式中性笔已享有一定知名度的情况下,微亚达制笔公司作为同业竟争者,在其生产的681型水笔上擅自使用与该知名商品特有装潢近似的装潢,足以使消费者在购买时误认商品来源,构成不正当竟争.上海市高级人民法院于2008年10月20日作出2008〕沪高民三(知)终字第100号民事判决:驳回上诉,维持原判.
　　微亚达制笔公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审称:(一)原审判决将k-35型按动式中性笔的零部件本体、外观设计直接认定为特有装潢,认定事实不清.第一,商品的特有装潢不能是商品本体,而应该是附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合.特有装潢应该独立于商品本体而存在,并对商品的使用功能没有影响.k-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈是笔的零部件,属于笔的本体,构成外观设计.它们的特有外观设计不等于特有装潢.第二,k-35型按动式中性笔曾经受到外观设计专利保护,其笔套夹和装饰圈曾是专利外观设计的组成部分.但这并不等于说,外观设计专利权消灭后,笔套夹和装饰圈就构成特有装潢.在该外观设计专利失效后,相应的外观设计不应再受法律保护.第三,原审判决基于k-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈与晨光文具制造公司之间的联系,认定它们属于特有装潢,没有事实和法律依据.k-35型按动式中性笔的外观设计并不知名,不能指向晨光文具制造公司,不能起到识别产品来源的作用.
　　最高人民法院审理认为:
　　本案当事人争议的主要法律问题在于:获得外观设计专利的商品外观,在专利权消灭后能否再依据反不正当竟争法获得保护;形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的法律条件.
　　(一)关于获得外观设计专利的商品外观在专利权消灭后能否再依据反不正当竟争法获得保护的问题.多数情况下,如果外观设计专利权消灭,相应的外观设计就进入了公有领域,任何人都可以自由利用.但是,在知识产杈领域内,一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象,其中种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力.而且,反不正当竞争法也可以在知识产权法之外,在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护.就受外观设计专利权保护的商品外观而言,外观设计专利权消灭之后,在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下,如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认,这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉,构成不正当竞争.因此,外观设计专利权消灭后,相应的外观设计并不当然进入公有领域.如果符合反不正当竞争法的保护条件,它还可以受到该法的保护.具体而言,由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢,因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护.为此,该外观设计应当满足以下条件(1)使用该设计的商品必须构成知名商品;(2)该设计已经实际具有区别商品来源的作用,从而可以作为知名商品的特有包装或者装潢;(3)这种设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计,也不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计;(4)他人对该设计的使用会导致相关公众的混淆或者误认.不过,外观设计专利权消灭,至少使公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号,因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护.
　　(二)关于形状构造类装潢获得知名商品特有装潢保护的条件.商品装潢的字面含义是指商品的装饰,它起着美化商品的作用.一般而言,凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰,都属于装潢.在外延上,商品的装潢一般可以分为如下两种类型:一类是文字图案类装潢,即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合;另一类是形状构造类装潢,即内在于物品之中,属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造,但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外.现实生活中,大多数装潢都可归为这两种类型.尽管这两种类型的装潢在表现形态上存在差异,但都因装饰美化作用而构成商品的装潢.如果把装潢仅仅理解为附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合,就会把商品自身的外观构造排除在外,从而不恰当地限制了装潢的范围.
　　所谓知名商品的特有装潢,是指知名商品上具有区别商品来源的显著特征的装潢.由于文字图案类装潢和形状构造类装潢的表现形态不同,决定了它们构成特有装潢的条件也存在一定差异.对于文字图案类装潢而言,由于消费者几乎总是习惯于利用它们来区分商品来源,除因为通用性、描述性或者其他原因而缺乏显著性的情况外,它们通常都可以在一定程度上起到区别商品来源的作用.一般而言,在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下,该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外,通常都可起到区别商品来源的作用,从而构成知名商品的特有装潢.形状构造类装潢则并非如此.形状构造本身与商品本体不可分割,相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分,而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来.即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品,在缺乏充分证据的情况下,也不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论.因此,对于形状构造类装潢而言,不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认为该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用,更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢.因而,认定形状构造类装潢构成知名商品特有装潢,需要更加充分的证据证明该种形状构造起到了区别商品来源的作用.可见,与外在于商品之上的文字图案类装潢相比,内在于商品之中的形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件.这些条件一般至少包括:(1)该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征;(2)通过在市场上的使用相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来,即该形状构造通过使用获得了第二含义.也就是说,一种形状构造要成为知名商品的特有装潢,其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的,它还必须能够起到区别商品来源的作用.只要有充分证据证明该形状构造特征取得了区别商品来源的作用,就可以依据知名商品的特有装潢获得保护.
　　对于微亚达制笔公、微亚达文具公司与晨光文具制造公司达成的和解协议,本院经审查认为:这一和解协议由双方当事人自愿达成,系当事人的真实意思表示,既没有侵害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益,也并不违反法律、行政法规的强制性规定.申请再审人微亚达制笔公司在本案审理期间提出撒回再审申请的请求,是依法处分自己的权利,本院予以准许.
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